如何考量商标延续性注册问题？
因认为北京时尚汇百货有限公司（下称时尚汇公司）申请注册的第8934660号“ONLY”商标（下称诉争商标）与其在先确权的第2010352号“ONLY”商标（下称引证商标）构成使用在类似商品上的近似商标，作为知名时尚服饰品牌“ONLY”的所有者，丹麦2001年11月21日公司（AKTIESELSKABET AF 21.NOVEMBER 2001，下称2001公司）在华展开了一场长达6年的商标权属纷争。
近日，双方纠纷终审有果。根据北京市高级人民法院作出的终审判决，国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）对诉争商标在玛瑙、银饰品、珠宝（首饰）、领带夹、人造珠宝（服装用珠宝）、玉雕、项链（首饰）商品（下统称诉争商品）上的注册申请不予核准的裁定最终得以维持。
此番招致2001公司异议的诉争商标，由时尚汇公司于2010年12月9日提出注册申请，指定使用在未加工或半加工贵重金属、银饰品、珠宝（首饰）等第14类商品上。2011年11月13日，国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）对诉争商标在未加工或半加工贵重金属商品上的注册申请予以驳回，对诉争商标在其他指定使用商品上的注册申请初步审定并公告。
2012年2月3日，2001公司以诉争商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标为由，向商标局提出异议申请。
经审查，商标局于2013年2月19日作出异议裁定，对诉争商标在诉争商品上的注册申请不予核准，在其余商品上的注册申请予以核准。时尚汇公司不服该裁定，于同年3月19日向商评委提出异议复审申请。
2015年3月2日，商评委作出异议复审裁定认为，诉争商标与引证商标共存于市场，易使相关公众对商品来源产生混淆误认，构成使用在类似商品上的近似商标，并据此裁定对诉争商标在诉争商品上不予核准注册。
时尚汇公司不服商评委作出的复审裁定，随后向北京知识产权法院提起行政诉讼，主张诉争商品与引证商标核定使用商品不属于类似商品，而且诉争商标系对其第1081414号“ONLY旺利及图”商标（下称基础商标）的延伸注册。
据了解，基础商标于1996年6月11日被提出注册申请，1997年8月20日被核准注册，核定使用在宝石、电子表、仿金制品（首饰）、领带夹（珠宝）、人造宝石（服装用珠宝）、项链（宝石）等第14类商品上。
北京知识产权法院经审理认为，诉争商标与基础商标的标识存在较大区别，而诉争商标与引证商标的标识组成完全相同，故基础商标被核准注册的事实不能成为诉争商标获准注册的当然依据。据此，法院一审判决驳回了时尚汇公司的诉讼请求。
时尚汇公司不服一审判决，继而向北京市高级人民法院提起上诉。
北京市高级人民法院经审理认为，考虑到引证商标具有较高知名度，诉争商标指定使用在诉争商品上，容易导致相关公众对商品的来源产生混淆误认，与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标。同时，法院认为在案证据不足以证明基础商标经过使用已经获得一定知名度，且诉争商标与基础商标在标志上有较大差别，故基础商标不能成为诉争商标获准注册的依据。
综上，北京市高级人民法院终审判决驳回时尚汇公司的上诉，维持一审判决。（王国浩）
行家点评
姚小娟 浙江天册律师事务所 律师：随着市场变化，企业会对品牌战略进行调整，此时会基于已注册的基础商标进行延伸注册。而在基础商标注册与在后商标申请之前的这段时间，可能会出现其他人申请注册相同或近似的商标。在企业进行延续注册时，则可能出现第三方以其引证商标对企业在后申请商标提出异议，阻止在后商标延续注册。
针对在后商标与基础商标是否相同或近似的认定，在后商标能够获得注册的前提之一为在后商标须与基础商标相同或近似，如在“同济堂”案中，法院认定涉案商标“同济堂始创于1888及图”的主要认读和识别部分是“同济堂”，涉案商标未改变基础商标“同济堂”的显著特征，故在后涉案商标与基础商标构成近似商标。
如果涉案在后商标与基础商标不相同也不近似，则不会为法院所认定。如本案诉争商标“ONLY”与基础商标“旺利only及图”不构成近似商标，而与引证商标“ONLY”相同。又如“泸州老窖”商标案中，该案是典型的“争议（在后）商标=基础商标+引证商标”。法院认为，虽然在后商标权利人具有基础商标“泸州老窖”和“永盛烧坊”，但若允许涉案商标“泸州老窖永盛烧坊金坊印”注册，则意味着允许涉案商标的商誉延续至引证商标“金坊印”，进而导致基础商标权利人侵入引证商标权利人的市场，造成引证商标的显著性下降，法院据此未支持泸州老窖公司主张的涉案商标系基础商标延伸注册的请求。
如果基础商标经过使用具有知名度，则基础商标的商誉可以延续至争议商标。商标的意义在于标明商品或服务的来源。在后商标获得注册的基础是在先商标经过使用具有知名度，从而导致相关公众会将在后商标与基础商标联系在一起并认为使用两商标的商品均来自于该商标注册人，则基础商标产生的商誉延续至在后申请注册的商标。若在先商标未经使用或虽使用但不具有知名度，则不产生商誉延续之结果，正如本案判决结果所示。相反，在同济堂案件中，基础商标“同济堂”曾被认定为驰名商标且有证据证明其经过使用具有一定知名度，所以法院认定基础商标的商誉可以延续至涉案商标“同济堂始创于1888及图”。
